Sengketa Merek Perusahaan: Pelajaran Hukum dari Kasus DIESEL dan Ramayana

“Sengketa merek perusahaan dapat terjadi ketika nama brand memiliki persamaan dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar. Pahami risiko hukum dan strategi perlindungan merek sebelum melakukan ekspansi bisnis.”

Sengketa merek perusahaan dapat terjadi ketika suatu nama brand yang digunakan untuk kegiatan bisnis memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Kasus sengketa merek antara DIESEL S.p.A. dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk menjadi contoh bahwa pemilihan nama bisnis tidak hanya berkaitan dengan strategi pemasaran, tetapi juga membutuhkan analisis hukum sebelum digunakan secara komersial.

Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan nama “DIESEL HOUSE BY RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk” yang dipersoalkan oleh DIESEL S.p.A. karena dinilai memiliki persamaan dengan merek “DIESEL” yang telah lebih dahulu terdaftar.

Berdasarkan data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), merek “DIESEL HOUSE BY RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk” tercatat dengan Nomor Permohonan DID2023014672 dan Nomor Registrasi IDM001116734 atas nama PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Merek tersebut diajukan pada 20 Februari 2023 dan terdaftar pada 6 September 2023 dalam beberapa kelas barang dan jasa.

Sementara itu, DIESEL S.p.A. tercatat memiliki merek “DIESEL” yang telah terdaftar untuk kelas tertentu, termasuk produk fesyen.

Perkara ini menunjukkan bahwa tambahan kata dalam sebuah merek tidak selalu menghilangkan risiko sengketa. Dalam praktik bisnis, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan merek secara menyeluruh sebelum menggunakan nama dagang, terutama ketika brand tersebut akan dikembangkan menjadi aset bisnis jangka panjang.

Baca juga: ANTA Beli Puma? Cek Status Hak Merek dalam Akuisisi

Persamaan pada Pokoknya Merek Menjadi Faktor Utama dalam Sengketa

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Merek), permohonan merek dapat ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.

Dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya merek, pemeriksaan tidak hanya dilakukan dengan membandingkan kata yang sama. Penilaian dapat mempertimbangkan:

• kesamaan unsur dominan;
• kesamaan bentuk dan susunan;
• kesamaan bunyi atau pengucapan;
• kesamaan konsep;
• jenis barang atau jasa yang dilindungi.

Dalam konteks sengketa DIESEL dan Ramayana, kata “DIESEL” dapat menjadi salah satu unsur yang diperiksa karena ditempatkan sebagai bagian utama dari merek.

Namun, penilaian akhir mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya tetap bergantung pada pemeriksaan keseluruhan unsur merek dan pertimbangan hukum yang berlaku.

Hal ini penting dipahami oleh perusahaan karena penggunaan nama tambahan seperti nama perusahaan, kata deskriptif, atau unsur pembeda lain tidak selalu otomatis menghilangkan risiko apabila terdapat unsur utama yang telah digunakan oleh pihak lain terlebih dahulu.

Baca juga: Ganti Rugi Rp23 Miliar! Sengketa Merek Dagang LV vs Molly Tea 

Merek Terkenal dan Perlindungan Lebih Luas bagi Pemilik Brand

Dalam sengketa merek perusahaan, status merek terkenal sering menjadi salah satu aspek yang diperhatikan.

Merek terkenal dapat memperoleh perlindungan yang lebih luas karena memiliki tingkat pengenalan dan reputasi tertentu di masyarakat. Namun, suatu merek tidak otomatis dianggap terkenal hanya karena digunakan secara internasional.

Penilaian merek terkenal dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:

• tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek;
• lama penggunaan merek;
• wilayah pemasaran;
• nilai investasi promosi;
• jumlah penjualan;
• pendaftaran di berbagai negara;
• rekam jejak perlindungan hukum.

Karena itu, perusahaan yang ingin menggunakan argumentasi merek terkenal perlu menyiapkan bukti pendukung yang menunjukkan reputasi dan penggunaan komersial merek tersebut.

Dalam praktik perlindungan merek perusahaan, bukti seperti data penjualan, kegiatan pemasaran, publikasi media, pendaftaran internasional, serta dokumentasi penggunaan merek dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.

Risiko Hukum Sengketa Merek Perusahaan bagi Pelaku Usaha

Sengketa merek perusahaan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat memengaruhi strategi bisnis.

Beberapa risiko yang dapat muncul antara lain:

1. Gugatan Pembatalan Merek

Pihak yang merasa memiliki hak lebih dahulu dapat mengajukan gugatan pembatalan apabila terdapat alasan bahwa pendaftaran suatu merek bertentangan dengan ketentuan UU Merek.

2. Gugatan Pelanggaran Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan apabila terdapat penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tanpa hak.

Bahwa berdasarkan Pasal 83 UU Merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek.

3. Risiko Rebranding

Bagi perusahaan, dampak terbesar sering kali bukan hanya proses hukum, tetapi kewajiban melakukan perubahan identitas bisnis.

Risiko tersebut dapat meliputi:

• mengganti nama produk;
• memperbarui kemasan;
• mengubah materi pemasaran;
• mengganti aset digital;
• kehilangan nilai brand yang telah dibangun.

Karena itu, pemeriksaan merek sebelum peluncuran bisnis merupakan bagian dari mitigasi risiko perusahaan.

Cara Menghindari Sengketa Merek Perusahaan Sebelum Meluncurkan Brand

Perusahaan yang akan membuat brand baru sebaiknya melakukan pemeriksaan hukum sejak awal melalui proses trademark clearance.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan Pemeriksaan Database Merek

Perusahaan perlu memeriksa apakah nama yang akan digunakan telah memiliki pendaftaran atau kemiripan dengan merek sebelumnya.

2. Memeriksa Kelas Barang dan Jasa

Perlindungan merek bergantung pada kelas barang dan jasa yang didaftarkan. Oleh karena itu, analisis tidak cukup hanya berdasarkan kesamaan nama.

3. Melakukan Analisis Kemiripan Brand

Pemeriksaan perlu mencakup:

• aspek visual;
• aspek fonetik;
• aspek konsep;
• potensi persepsi konsumen.

4. Menyusun Strategi Perlindungan Merek Perusahaan

Perusahaan perlu mempertimbangkan pendaftaran merek sesuai dengan:

• kegiatan usaha saat ini;
• rencana ekspansi;
• kategori produk baru;
• wilayah pemasaran.

Strategi perlindungan merek perusahaan yang dilakukan sejak awal dapat mengurangi risiko sengketa ketika bisnis berkembang.

Pelajaran Bisnis dari Sengketa DIESEL dan Ramayana

Kasus DIESEL dan Ramayana memberikan pelajaran bahwa merek bukan hanya identitas pemasaran, tetapi juga aset hukum perusahaan.

Semakin besar investasi perusahaan terhadap sebuah brand, semakin penting memastikan bahwa nama tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebelum menggunakan sebuah nama komersial, perusahaan sebaiknya memastikan:

1. Nama telah melalui pemeriksaan merek.
2. Tidak terdapat risiko persamaan dengan merek terdahulu.
3. Kelas perlindungan telah sesuai dengan model bisnis.
4. Dokumen pemilihan nama telah terdokumentasi.
5. Strategi perlindungan merek telah disiapkan untuk ekspansi jangka panjang.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya menghindari sengketa, tetapi juga membangun aset brand yang memiliki nilai ekonomi dan perlindungan hukum.

Apabila perusahaan sedang menyiapkan peluncuran brand, ekspansi bisnis, atau menghadapi sengketa merek, analisis kekayaan intelektual sejak awal dapat membantu menentukan strategi hukum yang tepat.

Pastikan setiap nama lini bisnis, logo, dan pendaftaran kelas merek perseroan Anda telah diuji secara tekstual, fonetik, dan visual untuk menghindari kemiripan (similarity in principle) yang dapat memicu litigasi pemusnah bisnis.

Untuk pendampingan uji tuntas pendaftaran merek komersial, perumusan argumen pembelaan dari tuduhan iktikad tidak baik, hingga representasi strategis di Pengadilan Niaga, diskusikan manuver hukum perseroan Anda bersama tim advokat spesialis korporasi BP Lawyers.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis: Asharyanto

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.