BYD Lakukan Gugatan Merek Di Indonesia: Batasan Prinsip First To File

BYD Lakukan Gugatan Merek Di Indonesia: Batasan Prinsip First To File

”Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah first to file dimana perlindungan diberikan kepada pendaftar pertama, walaupun demikian apakah pelaksanaannya bersifat mutlak?”

Prinsip first to file merupakan salah satu prinsip dalam sistem pendaftaran merek di banyak negara, termasuk Indonesia. 

Prinsip tersebut menyatakan bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran secara resmi, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

Meskipun prinsip first to file menjadi dasar utama dalam pendaftaran merek, pelaksanaannya tidak bersifat mutlak. Artinya, merek yang telah terdaftar tetap dapat dibatalkan jika memenuhi kondisi tertentu. 

Salah satu alasan pembatalan adalah apabila pemilik merek terdaftar melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik, seperti mendaftarkan merek yang sudah dikenal luas tanpa hak yang sah atau bertujuan untuk menghambat bisnis pihak lain.

Akhir-akhir ini, perusahaan otomotif asal China telah mengajukan gugatan terhadap PT Worcas Nusantara Abadi (PT WORCAS) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait sengketa merek dagang “Denza” seperti dilansir melalui bisnis.com.

Merek Denza merupakan bagian dari lini mobil premium BYD, yang rencananya akan segera meluncurkan kendaraan listrik multi-purpose vehicle (MPV) premium Denza D9 dalam waktu dekat. 

Namun, dalam catatan yang ditemukan, merek dagang Denza telah terlebih dahulu didaftarkan oleh PT WORCAS ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Selebrasi Cole Palmer Didaftarkan Sebagai Merek Dagang, Bagaimana Ketentuaanya?

BYD Lakukan Gugatan Merek, Apa Pokok Gugatannya?

Berdasarkan data dari laman resmi DJKI, merek Denza milik PT WORCAS terdaftar dengan nomor IDM001176306 pada kelas 12, yang merupakan kategori kendaraan darat, laut, dan udara. Pendaftaran tersebut dilakukan pada 3 Juli 2024 dan perlindungannya berlaku hingga 3 Juli 2033. 

Sementara itu, BYD baru mengajukan permohonan pendaftaran merek Denza pada 8 Agustus 2024, yang hingga kini masih dalam tahap pemeriksaan di DJKI, tanpa nomor registrasi ataupun perlindungan resmi. 

Selain itu, BYD telah mendaftarkan beberapa varian merek Denza seperti Denza Z9, Denza D9, Denza N9, Denza D9L, dan Denza Z9BT, yang sudah teregistrasi. Namun, beberapa varian lain seperti Denza, Denza B8, dan Denza B5 masih dalam proses pendaftaran. 

BYD lakukan gugatan merek yang terdaftar dengan nomor perkara 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst pada 3 Januari 2025, BYD meminta majelis hakim untuk mengabulkan seluruh tuntutannya. 

Mereka menegaskan bahwa BYD adalah pemilik sah dan pendaftar pertama merek Denza beserta variannya di seluruh dunia. 

BYD juga menyatakan bahwa merek tersebut tergolong sebagai merek terkenal, sehingga penggunaan merek Denza oleh PT WORCAS dianggap memiliki persamaan secara substansial. 

Oleh karena itu, BYD mendalilkan bahwa pendaftaran merek oleh PT WORCAS dilakukan dengan itikad tidak baik dan meminta agar pendaftaran tersebut dibatalkan.

Baca juga: NETV Ganti Nama Jadi MDTV Pasca Akuisisi: Bagaimana Soal Mereknya?

Ketentuan Gugatan Pembatalan Merek

Rujukan mengenai gugatan merek diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah terbaru melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (UU Merek).

Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU Merek, bahwa Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek.

Adapun yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara lain pemilik Merek yang beritikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Adapun alasan-alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar antara lain sebagai berikut:

1. Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (i) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (ii) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau (iii) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
2. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
3. diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Perlu juga untuk diingat bahwa sesuai dengan sifat teritorialitas prinsip “first to file”, maka merek yang telah didaftarkan di satu negara tidak otomatis mendapat perlindungan di negara lain. 

Pemilik merek harus mendaftarkannya kembali di negara lain jika ingin mendapatkan perlindungan hukum di sana. Jika pemilik merek tidak segera mendaftarkan mereknya di negara lain, ada kemungkinan pihak lain dapat mendaftarkan merek yang sama atau mirip di negara tersebut.

Dengan demikian, meskipun Indonesia menganut prinsip “first to file” terhadap merek yang pertama kali didaftarkan dan memperoleh perlindungan, perlindungan hukum atas merek tetap mempertimbangkan faktor itikad baik dan tidak adanya persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain. 

jika ditemukan adanya itikad tidak baik dalam pendaftarannya seperti meniru atau menjiplak merek terkenal milik pihak lain dengan tujuan memanfaatkan reputasi merek tersebut untuk keuntungan pribadi atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, maka merek tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar.

Anda hendak melakukan pendaftaran merek namun telah ada yang terlebih dahulu mendaftar? hubungi Lawyer kami melalui email ask@bplawyers.co.id

Penulis: Asharyanto/Arivigo Pranata

Editor: Genies Wisnu Pradana

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.